强化证据支撑，提升通知书效能

侯瑜

摘 要：在审查过程中，证据不足、主观认定随意、公知常识滥用、说理不充分的现象变得越来越普遍。专利审查是一项严谨具有法律效益的工作，要求具有严谨的法律思维。为了提高审查质量，提高社会满意度，我们要强化证据支撑，合理认定公知常识，提升通知书效能。

关键词：证据；通知书效能；公知常识

一、合理认知，站位准确

为了提高审查质量，高校审查，提高社会满意度，在审查过程中，首先要做到：

（一）确定发明争议焦点

阅读申请文件，重点了解发明要解决的技术问题、发明采用的关键技术手段以及发明能够解决的技术问题，是为了从整体上正确理解发明和把握发明构思，也是确定发明争议焦点的前提和基础。

（二）公知常识的认定和使用

当确定与发明解决的技术问题密切相关的技术手段为公知常识时，不能仅关注技术手段本身，而不考虑发明解决的技术问题。脱离发明的技术问题，孤立地看待技术手段为公知常识，是一种事后诸葛，容易使人认为所有的发明都是容易想到的，是显而易见的。为避免这类问题的发生，始终将技术问题和技术手段作为一个不可分割的整体看待，是正确认定和使用公知常识的保证。

（三）准确站位本领域技术人员

具有严谨的法律思维，认真对待每一次通知书，提升通知书效能，高校审查，给申请人一个合理的保护范围，提高社会满意度。

二、强化证据支撑，合理使用公知常识

正确理解发明、确定发明构思是审查之基础；其次，我们要牢固树立证据意识、以证据为支撑形成审查结论，完善创造性评价的逻辑推理过程；进而，完善公知常识的适用情形以及举证和说理的规则。

（一）证据优先是审查的根本保障

专利审查是依据专利法进行行政审批的过程，法律思维能力是专利审查能力的重要组成部分。培养和提升法律思维能力，遵从任何结论事实的认定都优先来源证据。在专利审查中，通过证据来认定申请事实和现有技术事实，申请事实的认定依据申请人提交的申请文件；现有技术事实的认定依据检索到的现有技术证据。

公知常识性证据只是各种证据中的一种。在寻找现有技术证据时，应找到与申请相关的所有证据，包括公知常识性证据在内。应将公知常识性证据与其它证据如专利文献平等对待，并不存在公知常识性证据的证明力高于其它证据的认定基础。

（二）扎实事实认定基础，重视逻辑推理过程

公知常识滥用不是孤立的问题，除了证据意识不足外，往往还与创造性的评价思路有关。因此，必须从在评述创造性中存在的问题入手。

1、事实认定是基础和前提

在对发明创造性进行审查时，正确认定事实，确定发明构思是基础。正确的事实认定有利于客观准确地形成审查结论，保障当事人的权利，提高审查效率，促进发明的运用保护，减少不必要的复审或无效等后续程序，从而节约行政和司法资源。

2、正确认定事实，确定发明构思

对申请事实认定的主要内容包括：根据发明申请公开的内容，认定发明要解决什么技术问题，为了解决所述技术问题采用了什么关键技术手段，采用这些技术手段能否解决所述技术问题或者是否产生了相应的技术效果。

发明能够解决的技术问题及所采用的关键技术手段作为一个整体构成了发明的核心，体现了发明构思。认定申请事实时，应从发明要解决的技术问题出发，到确定发明能解决的技术问题结束，理清哪些技术手段或技术特征的组合与能够解决的技术问题直接相关，哪些可能相关，哪些根本不相关，从而确定发明的关键技术手段。这样才能够确定发明构思。

3、正确运用“三步法”，避免公知常识滥用

在当前审查实践中，对“三步法”出现了不当理解和错误使用，容易对是否具备创造性进行武断判断，这也是造成公知常识滥用的主要原因。

（1）确定最接近的现有技术

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

区别特征的确定一定是在正确理解发明，确定发明构思之后做出的。简单地将权利要求与最接近的对比文件比较，不考虑技术特征的关联而确定出区别特征，是创造性审查过程中事实认定不准确以及公知常识滥用的起因。

《专利审查指南》^[1]相应规定：根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。对此，正确的做法是，在确定了发明的区别特征后，再次回到本申请中，基于创造性评判之前已经完成和固化的申请事实认定结果，来确定发明实际解决了何种技术问题。

申请事实认定的过程就是理解发明确定发明构思的过程，而把握发明构思有助于确定好最接近的现有技术、准确认定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，因而有助于合理正确地适用三步法和防止滥用公知常识，有益于审查员形成客观、公正的创造性审查结论。

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

（三）合理认定和使用公知常识，避免公知常识滥用

《指南》第二部分第八章4.10.2.2规定：“审查员在审查意见通知书中引用的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。”

确实存在教科书或者工具书等公知常识证据的，应优先提供书面证据；对于确实不存在以上证据的，再采用说理的方式。不论是否举证公知常识证据，不论申请人是否提出异议，有关公知常识的说理都是必要的和重要的。在没有举证公知常识证据、仅采用说理的情况下，更应注意说理的充分性和逻辑性。

仅采用说理时，审查员主张某技术手段是解决技术问题的惯用手段时，至少应当从以下几个方面进行详细地分析论述：最接近现有技术中是否存在相应缺陷和/或技术问题、该技术问题是否是本领域通常面临的技术问题，本领域技术人员认知范围内解决该问题包括哪些公知技术或惯用手段，以及基于何种启示或教导将所述公知技术或手段用来解决本发明的技术问题等。存在多种惯用手段都能够解决本发明的实际解决的技术问题时，要说明现有技术是否存在启示，使本领域技术人员面对发明实际解决的技术问题，有动机采用发明所采用的惯用手段。

三、提升通知书效能

有效的通知书，不仅能够节省审查周期，还能高校的为发明做出准确的结论；不仅加快给申请人利益，还能提高社会满意度。因此，应该做到以下几点：

（1）审查文本的确定，在初次审查时，要确保选定的文本是正确的。尤其注意申请人在有效期限内提交的主动修改。审查员要核实该文本，以此文本作为审查基础，否则，发出的通知书则视为无效。

（2）正确理解发明，确定发明构思，在此基础上进行检索审查，使用最优的证据进行创造性评述，否则证据无效，则会造成通知书无效。

（3）对有授权前景的案子，要全面审查，在一次通知书中既要指出实质问题，又要指全形式问题，避免再次发通知书。

（4）对非三性条款的使用要恰当。要熟练掌握非三性条款以及对其深入理解，能够做到合理使用，避免造成通知书无效。

四、总结

为了提高审查效率，强化证据支撑，提升通知书效能，应该站位本领域技术人员，准确理解发明，理解发明是审查的基石；充分检索，强化证据支撑，合理使用公知常识提升通知书效能，准确理解发明，正确使用证据，做到全面审查。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[Z].北京：知识产权出版社，2010.

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