修改超范围案例浅析

王淑英 ,于诗宇

摘  要：对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，组合物领域中往往为了缩小范围而进行二次概括得到新的技术方案，如果所改动的点与其他组分之间、以及与整体效果不存在一一对应、紧密联系，则修改是允许的；为了克服不清楚所进行的修改，如果修改方式不唯一，那么修改为任意的一种都将是超范围的。本文结合几个案例来探讨如何判断修改是否超范围。

关键词：专利；修改；超范围；二次概括

专利法第33条规定了对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，《专利审查指南》第二部分第八章对于涉及到超范围的不允许的修改方式进行了列举，然而实际审查工作中遇到的案情千变万化，准确判断“修改后新的内容是否在原说明书和权利要求书记载的范围内，或是根据原说明书和权利要求书记载的内容直接毫无疑义地得到”并非易事。把握过严，可能造成过度质疑，有损申请人的利益，把握宽松，可能会使得授权专利因修改超范围而被无效，权利不稳定。下面从几个案例出发来探讨哪些情况是超范围的，哪些情况不超范围。

1、允许的修改

组合物领域中，一个技术方案包括多个组分及组分的用量，申请人往往会依据某个具体实施例对其中一个或多个组分的具体种类和/或用量进行修改，严格而言，是二次概括得到的新的技术方案，那这样的修改是否被允许呢？如果本领域技术人员从发明实施方案的整体效果出发，认定具体实施例中的特定种类、特定用量与该实施例中其他技术特征（权利要求中与之对应的是该具体特征的上位概念）之间的对应关系并非紧密联系、一一对应，则修改是被允许的。“是否存在紧密联系、一一对应”的判断依据不仅适用于组分的特定种类和/或用量的修改，也适用于其他情况的修改。

案例1  权利要求1.一种抗菌组合物材料，包括基体树脂和抗菌剂，其中抗菌剂为光触媒抗菌剂与银抗菌剂的复配，光触媒抗菌剂与银抗菌剂的重量百分比为1:1-1:2。

一个实施例中记载了：光触媒抗菌剂TiO2为 1份，银抗菌剂为1.5份。依据该实施例，权利要求中的抗菌剂修改为：光触媒抗菌剂与银抗菌剂的重量百分比为1:1.5-1:2，也即将银抗菌剂的配比范围由（1-2）缩小到了（1.5-2）。具体实施例中光触媒抗菌剂TiO2这一下位概念的用量是可以作为权利要求中光触媒抗菌剂这一上位概念的修改依据的，这样的修改方式是允许的。

案例2 权利要求1.一种复配阻燃剂用于制备聚丙烯泡沫材料的用途，复配阻燃剂由以下重量份数的组分组成：15～60份三聚氰胺包覆聚磷酸盐，15份海泡石。

原始权利要求以及说明书中均没有记载复配阻燃剂与聚丙烯泡沫材料之间的配比关系。实施例公开了一个具体配方：聚丙烯100份、发泡剂5份、抗氧剂0.5份、润滑剂0.5分、三聚氰胺包覆聚磷酸盐15份、海泡石15份。申请人依据该实施例，二次概括得出一个新的技术特征：复配阻燃剂与聚丙烯泡沫材料之间的配比为30：136，并限定入权利要求1中。

根据本申请原始申请文件的记载得到，聚丙烯泡沫材料中复配阻燃剂的用量与体系中其他组分、以及和聚丙烯泡沫材料的效果并不具备紧密联系，也不存在一一对应的关系，故而允许修改。当然，认定了聚丙烯泡沫材料中复配阻燃剂的用量与聚丙烯泡沫材料的效果并不具备紧密联系，也就是认定了复配阻燃剂的用量并不是经过优化选择的，并不能够带来优异技术效果，并不能够作为一个关键技术手段，在后续的创造性判断中，该二次概括出来的新特征并不能够为本申请带来创造性。

2、不允许的修改

有些修改是为了缩小范围以便与现有技术形成区别，还有很多修改是为了克服自身不清楚或公开不充分的缺陷，这样的修改往往需要先判断是否存在唯一修改方式，即根据原始说明书、权利要求书的记载和/或根据公知常识是否能够确定唯一的修改方式，如果修改方式不唯一，那么修改为任意的一种都将是超范围的。

案例3  权利要求1. 一种增强增韧聚丙烯复合材料，包括：聚丙烯树脂 60～80份，聚酰胺6树脂 8～20份，碳纳米管/石墨烯母粒与纳米碳酸钙母粒复合填料 30～50份，马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物 10～20份；所述碳纳米管/石墨烯母粒包括：纳米碳酸钙40～60份、聚丙烯100份、偶联剂2～4份、复合抗氧剂0.06～0.15份、润滑剂5份；所述纳米碳酸钙母粒包括：碳纳米管/石墨烯5～7份、聚丙烯100份、偶联剂1～3份、复合抗氧剂0.06～0.15份。

本申请实验数据证明了纳米碳酸钙母粒和碳纳米管/石墨烯母粒存在协同增效的作用,两种母粒是本申请解决技术问题的关键技术手段。

碳纳米管/石墨烯母粒中的组分是纳米碳酸钙而没有碳纳米管/石墨烯，纳米碳酸钙母粒中的组分是碳纳米管/石墨烯而没有纳米碳酸钙，前后矛盾，导致两种母粒的组成不清楚，如果修改，则存在两种情况：

“碳纳米管/石墨烯母粒包括：碳纳米管/石墨烯40～ 60份、聚丙烯100份、偶联剂2～4份、复合抗氧剂0.06～0.15份、润滑剂5份； 纳米碳酸钙母粒包括：纳米碳酸钙5～7份、聚丙 烯100份、偶联剂1～3份、复合抗氧剂0.06～0.15份”，或是

“纳米碳酸钙母粒包括：纳米碳酸钙40～60份、聚丙烯100份、偶联剂2～4份、复合抗氧剂0.06～0.15份、润滑剂5份；碳纳米管/石墨烯母粒包括：碳纳米管/石墨烯5～7份、聚丙烯100份、偶联剂1～3份、复合抗氧剂0.06～0.15份”。

两种情况都有可能，根据原始申请文件并不能确认是哪一种，修改方式并不唯一，修改成任意一种都会导致修改超范围。

案例4 权利要求1. 一种煤矿用低烟绝缘橡胶，其中包括EPDM取60～100份、EPE-16取15～25份、A-172偶联剂取1～3份、DCP取5～20份、MDMA交联剂取5～10份、纳米活性氧化锌取4～5份、煅烧纳米陶土取10～30份、MB防老剂取1～5份、XH-3防老剂1～5份、微晶蜡取3～5份、抗撕裂助剂取1～5份、硬脂酸取1～3份。

本申请实验数据显示EPE-16和XH-3防老剂的加入改善了材料的各项性能，特别是可以降低介质损耗角正切值tanδ，因此EPE-16和XH-3防老剂是解决本申请技术问题的关键手段。原始说明书中应当对于关键技术手段有清楚的说明、充分的公开，但原始申请文件对EPE-16和XH-3防老剂没有任何的说明解释，导致其不清楚，需要进行修改。

    公知常识书籍记载了EPE可以表示为发泡聚乙烯、聚氧乙烯聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段型聚醚或四氟乙烯-六氟丙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物等，难以确定到底是哪种，修改方式不唯一，修改成任意一种都会导致修改超范围。

3、结束语

组合物领域中，对其中一个或多个组分的具体种类和/或用量进行修改非常常见，虽然属于二次概括，但如果所改动的点与其他组分之间、以及与整体效果不存在一一对应、紧密联系，则修改是允许的，这也往往意味着所改动的点并不是判断创造性的关键点。为了克服不清楚或公开不充分而进行的修改，特别是所改动的点涉及关键技术手段，如果修改方式不唯一，那么修改为任意的一种都将是超范围的。

参考文献

[1] 国家知识产权局. 专利审查指南[M]. 北京：知识产权出版社，2020.

[2] 吴红秀. 对权利要求保护范围“中位概括”和“二次概括”式修改的探讨[J]. 审查实物， 2010(12):1-7.

作者简介：王淑英（1988-），硕士，助理研究员，主要从事发明专利实质审查工作；于诗宇（1988-），硕士，助理研究员，主要从事发明专利实质审查工作；第二作者对本文的贡献等同第一作者。